Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie ÚPV SR v kauze “JAMIESON”
Rád by som upozornil záujemcov o perličky z oblasti známkového práva na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. októbra 2013 sp. zn. 6Sžhuv/1-4/2013 vo veci s pracovným názvom “JAMIESON”. Rozsudok je značne dlhý (28 strán) a preto by sa mohol hodiť stručnejší prehľad celej kauzy so zdôraznením niektorých dôležitých súvislostí.
Na základe návrhov kanadskej spoločnosti Jamieson Laboratories v roku 2012 ÚPV SR právoplatne vyhlásil za neplatné štyri ochranné známky spoločnosti BioVita, s.ro (pôvodným majiteľom a prihlasovateľom bol živnostník Marian Fekiač NOVA CONCEPTS):
- Jamieson (slovná známka v priloženej úprave z r. 1996)
- Jamieson Natural Sources (kombinovaná známka z r. 1996)
- JAMIESON (slovná známka z r. 2009)
- Jamieson NATURAL SOURCES (kombinovaná známka z r. 2009)
Dôvodom neplatnosti bola u prvých dvoch ochranných známok skutočnosť, že išlo o prihlášky tzv. neverného agenta v zmysle § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože prihlasovateľ (Marián Fekiač) bol v čase podania prihlášky na území SR (nepriamo) obchodným zástupcom majiteľa zahraničnej ochrannej známky (Jamieson Laboratories) a nemal na prihlásenie ochrannej známky vo svojom mene od neho súhlas. Inštitút tzv. neverného agenta je do nášho zákonodarstva prevzatý z Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (čl. 6septies).
Druhá dvojica ochranných známok bola vyhlásená za neplatnú, pretože ich prihláška nebola podaná v dobrej viere v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, pretože prihlasovateľ (Marián Fekiač) preukázateľne vedel o právach iného subjektu (Jamieson Laboratories, Kanada) k zhodným označeniam (slovo Jamieson a motív dúhy a zeleného lístka), pričom bol zjavný aj blokačný účel registrácie s cieľom brániť v dovoze výrobkov kanadskej spoločnosti do SR prostredníctvom iného (výhradného) distribútora (pozri v tejto súvislosti uznesenie KS BA z roku 2012). Tento absolútny dôvod zamietnutia prihlášky/neplatnosti ochrannej známky je zahrnutý aj do aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v § 5 ods. 1 písm. l) a má svoj pôvod v známkovej smernici 2008/95/ES.
Prvým zaujímavým momentom je teda aplikácia dvoch rôznych dôvodov neplatnosti na veľmi podobný skutkový stav, aký existoval u všetkých štyroch známok. Doklady predložené navrhovateľom síce preukazovali nečestné konanie prihlasovateľa už v roku 1996, ale v tom čase zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach neobsahoval dôvod zamietnutia/neplatnosti ochrannej známky prihlásenej v ne-dobrej viere, ktorý bol doplnený až novelou č. 14/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.2.2004. ÚPV SR vychádzal z ústavného princípu zákazu retroaktívneho pôsobenia zákona, k čomu mal konkrétne v súvislosti s neprípustnou spätnou aplikáciou § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 55/1997 Z. z. jednoznačné vodítko už v skoršej judikatúre Najvyššieho súdu SR vo veci Gastrolux. Nemenej zaujímavý je tiež fakt, že ten istý právny problém v ČR vyriešil Nejvyšší správní soud opačne v prospech spätnej aplikácie dôvodu neplatnosti ochrannej známky prihlásenej v ne-dobrej viere.
S ohľadom na zistený skutkový stav ÚPV SR vykladal oba aplikované dôvody vo vzájomnej nadväznosti tak, že oba dôvody neplatnosti ochranných známok môžu byť naplnené tým istým konaním prihlasovateľa, pretože oba inštitúty spája nečestný a podvodný úmysel prihlasovateľa za účelom získania určitej neoprávnenej výhody na úkor inej osoby, ktorej legitímne patrí právo k označeniu. Berúc do úvahy túto spojitosť ÚPV SR konštatoval, že situácia neverného agenta je podmnožinou všeobecnej kategórie konania v zlej viere. Prítomný nekalosúťažný rozmer v konaní prihlasovateľa ÚPV SR a aj správne súdy adekvátne zohľadnili prostredníctvom ústavnekonformného výkladu aplikovaných právnych zákonných ustanovení v zmysle čl. 152 ods. 4 s ohľadom na čl. 55 Ústavy SR. Do samotného známkového práva tak presakujú všeobecnejšie princípy ochrany hospodárskej súťaže.
Majiteľ napadnutých známok sa bránil najrôznejšími argumentmi – strpenie, vydržanie, premlčanie, tvrdenie o nezávislom sub-distribútorovi či o vynaložených investíciach a preukazovanie skutočného používania svojich známok. Nepomohol mu ani prevod napadnutých známok a ani rôzne procesné obštrukcie v konaní pred správnymi súdmi. V tomto smere oceňujem súdy, že sa nenechali zmiasť touto spleťou balastu a dokázali sa prepracovať k jadru veci.
Nemôžem si odpustiť jednu kritickú poznámku na účet Najvyššieho súdu SR. Odôvodnenie jeho rozsudku neprináša z právneho pohľadu nič nové, senát Najvyššieho súdu len potvrdzuje správnosť už produkovaných názorov Krajského súdu v Banskej Bystrici alebo ÚPV SR. To samo osebe nemusí byť síce vnímané ako zásadný nedostatok zo strany najvyššej inštancie, najmä ak už odôvodnenie rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici bolo skutočne kvalitné (čo bolo). Svoju úlohu tu asi zohráva aj úprava Občianskeho súdneho poriadku (§ 219 ods. 2), ktorá podľa mňa nie je vhodná pre účely správneho súdnictva. Čo však možno vnímať v rozsudku Najvyššieho súdu ako skutočné “faux pas”, je zmienka o nariadení č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva (str. 19 a 22 rozsudku) ako relevantnom prameni aplikovaného práva v tomto prípade, ktorý sa týkal výlučne slovenských známok. Najvyššiemu súdu by sa to naozaj nemalo stávať.
Tomáš Klinka, 
jamiesona jedna ďalšia osoba diskutuje.
Martin Husovec 4:24 pm dňa február 9, 2014 Trvalý odkaz |
Tomi, ďakujem pekne za tento post. Veľmi zaujímavá vec.
Napadlo ma prečo žalobca v časti neverného obchodného zástupcu neuplatnil odnímací prevodný nárok podľa § 32 bývalého ZoOchrZ? Už prvé znenie zákona poznalo tento nárok.
PS: mohol by si aj častejšie posharovat takéto preličky
Martin
Tomáš Klinka 7:10 pm dňa február 9, 2014 Trvalý odkaz |
Ďakujem Martin, ešte mám pripravených niekoľko perličiek, ktoré prešli Najvyšším súdom.
Je pravda, že odnímací nárok mal majiteľ zahraničnej OZ proti svojmu nevernému agentovi aj podla predchádzajúceho zákona (ust. 32) a samozrejme – lebo Parížsky dohovor – má ho aj dnes podla súčasného známkového zákona (ust. 19). Zásadný rozdiel je však v tom, kto je o nároku kompetentný rozhodovať. Kým podľa zákona 55/1997 to bol ÚPV SR, teraz podľa zákona 506/2009 je to súd. Tu si musím prihriať polievočku, pretože od relevantných advokátov mám spätnú väzbu, že rýchlosť, kvalita, predvídateľnosť a nižšie procesné riziko (náklady) hovorí jednoznačne v prospech ÚPV SR (čo ma osobne teší a zároveň to niečo vypovedá aj o dôvere v naše súdy). A tak jediná prijateľná možnosť je známky zneplatniť a podať si vlastné prihlášky.
Ešte by som dal do pozornosti odvahu (či drzosť) prihlasovateľa tých známok Jamieson – keď zistil, že Kanaďania začali používať upgradované logo (nižšia dúha), bez váhania si ho v SR prihlásil (kombinovaná známka z r. 2009). Inak základným argumentom bývalého majiteľa, ktorým chcel vylúčiť pochybnosti o jeho dobrej viere pri podávaní prihlášok v r. 2009, bol poukaz na svoje dve podobné staršie známky z r. 1996: “Ako môžem konať v zlej viere, keď už som majiteľom podobných známok?!” Za iných okolností by tento fakt bol významný, ale ÚPV SR ho odmietol z dôvodu, že neplatnými boli už tie staršie známky z r. 1996. Z nepráva nikdy nemôže vzniknúť právo a nikto by nemal mať prospech z vlastného protiprávneho konania. Aj tento filozofický pohľad určoval priebeh kauzy “Jamieson”.
jamieson 2:24 pm dňa september 25, 2014 Trvalý odkaz |
jaky prospech prosim vas z vlastnictva tychto znamok podla vas mohol asi tak mat?
evidentne riesite trapnosti a nie podstatu
registraciou tychto znamok si chranil svoje podnikanie na slovensku cca 18rokov prace okolo tejto znacky
zakon mu to umoznoval tak si ich registroval, aj s tym vedomim ze o ne pride a kona protipravne
dzrost je opat niekde inde aj praca a spravodlivost sudov nakolko distribucna firma ktora mu na slovensku ukradla toto podnikanie ma voci nemu nezaplatene faktury za niekolko mesiacov po dobu uz 3 rokov
ja tento clanok chapem ako ucelovy, nic podstatne nehovoriaci vyzrhnuty z kontextu dalsich okolnosti
toto su perlicky
Tomáš Klinka 4:07 pm dňa september 25, 2014 Trvalý odkaz |
Predovšetkým odmietam obvinenie z účelovosti tohto článku – v žiadnom prípade nemal iný cieľ, ako upozorniť na právne zaujímavé súvislosti tohto prípadu. Chápem, že nemusia byť zaujímavé pre každého. A propo “perličky”: dalo by sa ich spomenúť určite viacej (a to ja mám v tomto smere len obmedzené informácie), len si treba uvedomiť, že my na tomto mieste nechceme prať špinavé prádlo zúčastnených firiem a odkrývať prípadné šedé pozadie konkrétneho biznisu. Ďakujem za pochopenie. Ak máme ďalej diskutovať, položím len jednoduchú otázku:
“Bolo v poriadku, keď bývalý majiteľ už neplatných SK známok navrhol colné opatrenie na zadržanie výrobkov proti samotnému výrobcovi (!), resp. SK distribútorovi týchto výrobkov?”
Bez ohľadu na ďalšie okolnosti sa mi toto javí ako drzosť (bez urážky), ako jednoznačné zneužitie domnelého práva, ktoré len potvrdzuje dôvodnosť a správnosť zneplatnenia uvedených SK známok. Alebo na to existuje rozumné vysvetlenie?
Martin Husovec 2:40 pm dňa september 25, 2014 Trvalý odkaz |
ad jamieson,
dakujem ze ste nam “ogrcali” diskusiu obvineniami a v podstate neprispeli ziadnym vecnym argumentom.
“zakon mu to umoznoval” je v tomto smere zjavny argumentacny faul, kedze prave o tom je podstata sporu;
M.