Rozsah súdneho prieskumu správnej úvahy ÚPV SR

Krajský súd Banská Bystrica potvrdzuje, že v oblasti duševného vlastníctva má zrejme najlepšiu expertízu. Rozhodnutie, sp. 23S/71/2011, vydané sudkyňou JUDr. Drahomírou Mikulajovou, je veľmi pekným čítaním o tom ako sa má preskúmavať správna úvaha ÚVP SR pri zápise trojrozmernej ochrannej známky.

Súd sa stotožňuje so stanoviskom žalovaného, že rozhodnutie o tom, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť je vydané na základe zákonom povolenej voľnej úvahy – správneho uváženia. V takomto prípade súdy nie sú oprávnené vlastnou úvahou nahrádzať hodnotenie skutkových otázok, ktoré vykonal správny orgán na základe správneho uváženia.

Vzhľadom na to, že žalobca v žalobe napadol správne uváženie žalovaného, vyhodnotenie jednotlivých aspektov v rámci správneho uváženia, súd preskúmaval v medziach žaloby, či rozhodnutie správneho orgánu nevybočilo z hľadísk ustanovených zákonom. Prieskum súd zameral na posudzovanie otázky, či správny orgán vychádzal z náležito zisteného skutkového stavu veci, či správne aplikoval relevantný právny predpis a tiež na zisťovanie či žalobou napadnuté rozhodnutie je zrozumiteľné a náležite odôvodnené a to osobitne v nadväznosti na aplikovaný inštitút správneho uváženia. Súdy pokiaľ preskúmavajú rozhodnutia vydané na základe správneho uváženia posudzujú tiež to, či sú v súlade s pravidlami logického uvažovania, a či závery ku ktorým dospel správny orgán vo svojom rozhodnutí boli zistené riadnym procesným postupom. Súd poukazujúc na vyššie konštatované pravidlá pri preskúmavaní rozhodnutia správneho orgánu vydaného na základe správneho uváženia, venoval pozornosť aj tomu, či bola na predmetnú vec aplikovaná právna norma, spôsobom bežným v rozhodovacej činnosti úradu.

Súdny prieskum v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. nie je absolútny. V predmetnej veci bol súdny prieskum relativizovaný jednak skutočnosťou, že súd je viazaný žalobou, t.j. preskúmava vec v zásade v medziach žaloby a jednak tým, že súd preskúmava rozhodnutie vydané na základe správneho uváženia, t.j. súd posudzuje iba, či rozhodnutie nevybočilo z hľadísk ustanovených zákonom.Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd zastáva názor, že bol oprávnený posudzovať správne uváženie, hodnotiaci proces, nie však samotný výsledok správnej úvahy a v žiadnom prípade súd týmto rozhodnutím nenahrádza uváženie správneho orgánu vlastným uvážením, t.j. nenahrádza rozhodnutie správneho orgánu vlastným tvrdením, že prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Súd zaujíma stanovisko len k postupu správneho orgánu v procese správneho uváženia zastávajúc názor, že súd konajúci podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. je povolaný na takúto kontrolu vrámci posudzovania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu vydaného na základe správneho uváženia v rozsahu danom v § 245 ods. 2 O.s.p.

Posudzujúc dodržanie vyššie uvedených zásad pri správnom uvážení súd zastáva názor, že došlo k vybočeniu z hľadísk zákona, a to § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb., porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo v podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako, inak rozhodnutie je nepredvídateľné, oslabuje stav právnej istoty, je rozporné s článkom 1 ods. 1 Ústavy SR . V zásade možno súhlasiť s vyjadrením žalovaného, že je potrebné prihliadať na skutkový stav v jednotlivých veciach, ich osobitosti, špecifiká ako aj s tým, že každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním, avšak skutkový stav sa javí ako zjavne podobný ak ide o rovnaký druh prihláseného označenia (priestorová ochranná známka – fľaša) pre rovnaký druh tovaru (alkoholické nápoje). Správna úvaha pri rovnakom skutkovom stave by sa mala uberať rovnakým smerom, t.j. otázka, či tento druh prihlasovaného označenia pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilé musí byť posudzované podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ rozhodnutie vydané na základe správneho uváženia, konkrétne správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, potom rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku, čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p.

Podľa názoru súdu nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach. Súd považuje za neakceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona vyústiaceho do iného záveru a to bez presvedčivého odôvodnenia svojej úvahy.

V rámci hodnotenia správneho uváženia, súd preskúmaval aj hodnotiaci postup v rámci vykonávaného dokazovania. Správny orgán vo svojich záveroch konštatuje, že sa jedná o bežný tvar neodlišujúci sa od bežných tvarov balenia tovarov, avšak toto nepodložil žiadnym dôkazom, neuviedol zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p.

Podľa názoru súdu nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach. Súd považuje za neakceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona vyústiaceho do iného záveru a to bez presvedčivého odôvodnenia svojej úvahy.

V rámci hodnotenia správneho uváženia, súd preskúmaval aj hodnotiaci postup v rámci vykonávaného dokazovania. Správny orgán vo svojich záveroch konštatuje, že sa jedná o bežný tvar neodlišujúci sa od bežných tvarov balenia tovarov, avšak toto nepodložil žiadnym dôkazom, neuviedol príklad žiadnej konkrétnej podobnej fľaše.

Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach bolo prevzaté z ustanovenia čl. 3 ods. 1 písm. b/ Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008, ktorá v článku 17 výslovne uvádza, že do registra ochranných známok sa nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na nepriamy účinok smernice je nutné § 5 ods. 1 písm. b/ vykladať v súlade s ňou, t.j. prekážka zápisnej spôsobilosti je len u tých prihlásených označení, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Avšak z vyjadrení a postoja žalovaného vyplýva, že určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti k prihlásenému označeniu priznáva. Ak správny orgán priznal určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti, avšak napriek tomu prihlášku zamietol, rozhodnuti vybočuje z hľadísk zákona (§ 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, ktorý je nutné vykladať eurokomformným spôsobom v súlade so smernicou 2008/95/ES z 22.10.2008). Nie je v súlade so zákonom uplatňovať prísnejšie kritériá pre posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok, než v prípade iných druhov ochranných známok, nakoľko § 5 ods. 1 písm. b/ nerozlišuje rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých kategórií ochranných známok. Ak takto správny orgán postupuje, jeho hodnotiaci posudok pri správnom uvážení vybočuje z hľadísk zákona. Súd žalobnú námietku žalobcu o nesprávnej aplikácii ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach považuje za plne opodstatnenú. Zo stanoviska žalovaného k žalobe je zrejmé, že túto námietku uznal aj žalovaný. Súd sa stotožňuje so žalovaným, že aj v prípade nezákonnosti rozhodnutia pre nesprávnu aplikáciu § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach toto nemusí vyústiť do zrušenia rozhodnutia, keďže prihláška ochrannej známky bola zamietnutá aj z dôvodu § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach. V prípade, ak by súd dospel k záveru o zákonnosti rozhodnutia žalovaného pri aplikácii § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, rozhodnutie ktorým bola zamietnutá prihláška by bolo správne, čo by viedlo k zamietnutiu žaloby.

Relevantným pre rozhodnutie súdu sa preto stalo posúdenie zákonnosti napadnutého rozhodnutia ohľadom aplikovaného § 5 ods. 1 písm. b/ uplatneného dôvodu pre nezapísanie prihláseného označenia t.j. dôvodu, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Súd dodáva, že neposudzoval vec z iných hľadísk než boli predmetom konania a nezaoberal sa prípadnými inými prekážkami zápisu predmetnej prihlášky, resp. inými vadami v konaní, ktoré neboli namietané. Posudzoval vec len z hľadiska aplikovanej prekážky zápisu prihlásenej ochrannej známky, ktorú použil správny orgán ako dôvod pre zamietnutie zápisu označenia do registra.

Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra
§ 5
(1) Do registra sa nezapíše označenie, ak
a) nespĺňa podmienky podľa § 2,
b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
e) je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
f) je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
…

Celé rozhodnutie je tu.